Статья из ПЛ № 10

О ЗАМЕНЕ РАСКРЫТИЯ ПРИЗНАКА В ФОРМУЛЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ОТСЫЛКОЙ К ИСТОЧНИКУ ИНФОРМАЦИИ

       В журнале «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» № 7/2018 опубликована статья «Замена раскрытия признака в формуле изобретения отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт». Ее авторы – Е.Б.Гаврилова – заместитель директора ФГБУ ФИПС, Т.С.Бабакова и И.В. Горетова – главные государственные эксперты по интеллектуальной собственности института, предлагают читателям журнала представить в ответ на эту публикацию комментарии и рекомендации, которые будут учтены при подготовке предложений по совершенствованию подходов к рассмотрению подобных изобретений.
       В.Ю.Джермакян – канд. техн. наук (Москва, vjermakyan@gmail.com), одним из первых откликнулся на предложение сотрудников ФИПС.
       Ключевые слова: изобретение, формула изобретения, признак изобретения, источник информации, отсылка к источнику информации, база данных.

       ON REPLACING THE DISCLOSURE OF A FEATURE IN THE CLAIMS BY REFERRING TO A SOURCE OF INFORMATION
       In the magazine «Patents & Licenses. Intellectual rights» № 7/2018 there is a published article «Replacement of the disclosure of the feature in the claims by reference to the source of information in which it is disclosed». Its authors E.B. Gavrilova, Deputy director of the Federal Institute of Industrial Property (FIPS), T.S.Babakova and I.V.Goretova, Chief state examiners on the intellectual property of the Institute, suggest readers of the journal to submit in response to this publication comments and recommendations that will be taken into account when preparation of proposals for improving approaches to the consideration of similar inventions.
       V.Yu.Jermakyan, PhD (Moscow, vjermakyan@gmail.com),.is one of the first persons who responded to the proposal of FIPS'staff.
       Key words: invention, patent claims, feature of invention, source of information, reference to information source, data base.

       Авторы статьи пишут:
        «К сожалению, в нашей стране, несмотря на действие подпункта 5 п. 53 Требований¹, иностранные заявители неохотно соглашаются устранять его нарушение, поскольку запрет использования отсылок на источники информации в формуле изобретения явным образом не прописан ни в договоре РСТ, ни в инструкции к нему. При рассмотрении заявок РСТ экспертам приходится приводить многочисленные доводы о том, что несоблюдение положений подпункта 5 п. 53 Требований влечет за собой нарушение требования ясности и препятствует оценке патентоспособности. Как правило, это очень затягивает делопроизводство. В этой связи было бы целесообразно изложить подпункт 5 п. 53 Требований, например, таким образом: «В случае замены раскрытия признака в пункте формулы отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт, такой пункт формулы признается неясным».
       ¹ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316.
       Это обеспечит ясность в предоставлении объема прав на весь срок действия патента, что чрезвычайно важно при рассмотрении вопроса о нарушении патента в отношении активных субстанций лекарственных препаратов, полученных биотехнологическим путем».
       Прежде чем обсуждать предложенную формулировку подпункта 5 п. 53 Требований, ответим на вопрос: является ли отсылка в формуле изобретения к источнику информации, в том числе иностранному, где раскрыт или истолкован признак изобретения, неким чуждым российскому правоприменению институтом?
       Нет, не является, что подтверждается обширной патентной практикой, например, формулами изобретений российских патентов. Приведем сведения из независимого или зависимого пункта формулы.
       Патент № 2649811. Фармацевтический комбинированный препарат по любому из п. 1–9, где указанный ингибитор HMG-CoA редуктазы имеет скорость растворения 85% или более в течение 30 мин. при измерении в условиях растворения в буферном растворе при рН 6,6 (900 мл) при 37±0,5°C и при скорости перемешивания 50 об./мин. в соответствии со способом 2 в тесте растворения по корейской фармакопее (способ с лопатками) .
       В формуле изобретения патента № 2475452 аналогичным образом даны отсылки к требованиям 15-го издания японской фармакопеи, в формуле изобретения патента № 2563125 – к европейской фармакопее А, европейской фармакопее В или обеим, а в формуле изобретения патента № 2456989 к американской фармакопее (USP).
       Обратим внимание на примечание, данное в общей фармакопейной статье ОФС.1.4.2.0014.15 «Растворение для твердых дозированных лекарственных форм» Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое фактически легитимирует указание в российских формулах изобретения подобных отсылок к иностранным фармакопеям:
       «Примечание. При проведении испытания по показателю «растворение» могут быть использованы другие аппараты, описанные в зарубежных фармакопеях, основные характеристики которых должны быть указаны в фармакопейной статье или нормативной документации».
       Отсылка в формуле изобретения к требованиям разных российских стандартов дана:
       в отношении государственной фармакопеи (действующей нормативной документации ЛСР-000005/10-110110) – в формуле изобретения по заявке № 2016108624 (решение о выдаче патента от 26 марта 2018 г.);
       в отношении схемы преобразования по стандартам ГОСТ 28147-89 и AES – в формуле изобретения патента № 2494471;
       в отношении выполнения мерного цилиндра по ГОСТ 1770 и воронки стеклянной с цилиндрической частью по ГОСТ 25336 – в формуле изобретения патента № 2544282.
       Практика зарубежных патентных ведомств также допускает указание в формуле изобретения отсылки к конкретным стандартам, причем их содержание не переносится в описание поданной заявки. Однако это делается в случае, когда стандарт общедоступен в данной области техники, например (приводятся извлечения из формул изобретения на языке оригинала патентного документа):
       US 2018209773
       Biodegradable non-lethal ammunition for firearms… according to standard ISO 14855 and up to 70% of one or more inert and non-toxic mineral fillers, each selected from the group of carbonates or mineral salts.
       GB 2554793
       A magnesium alloy suitable for use as a corrodible downhole article… tested using standard tensile test method ASTM B557-10.
       CH 695378
       Flüssigkeit zum Abdichten eines Rades… im Messsystem nach ISO 3219 bei einer Schergeschwindigkeit von D=400 1/s.
       FR 2993893
       Réservoir d’urée destiné à un véhicule de transport fabriqué en une composition… telle que mesurée par la norme ASTM D-5225.
       В том же п. 53 Требований, обозначенном как: «При составлении формулы изобретения применяются следующие правила» , указаны правила, уже предусматривающие использование в формуле изобретения отсылок к источнику информации, в котором признак изобретения раскрыт, не будучи раскрытым непосредственно в формуле изобретения. Так, в подпункте 15 п. 53 Требований сказано: «Если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его основы и приведением источника информации, в котором это вещество описано».
       В подпункте 18 п. 53 Требований сказано: «Если штамм микроорганизма или линия клеток растений или животных депонированы, приводятся название или аббревиатура коллекции-депозитария, осуществляющей депонирование для целей патентной процедуры, и регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту» .
       Как видим, по меньшей мере уже в двух случаях прямо допускается в формуле изобретения указывать источник информации, в котором признак изобретения, не раскрытый непосредственно в формуле изобретения, полностью раскрыт в этом источнике.
       Такая возможность уже должна обратить внимание на действующую формулировку подпункта 5 п. 53 Требований, который составлен в общем виде, без каких-либо изъятий в отношении допустимости использования отсылок к источникам информации в формулах любых изобретений. По сути, содержание подпунктов 15 и 18 формально противоречит содержанию первого абзаца подпункта 5 п. 53 Требований.
       Напомним, как прописан этот подпункт Требований: «5) раскрытие признака в формуле изобретения не может быть заменено отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт.
       Раскрытие признака в формуле изобретения отсылкой к описанию изобретения или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая положений подпункта 3 настоящего пункта» .
       В подпункте 3 настоящего пункта указано: «Формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата» .
       Многолетняя, если не сказать, многодесятилетняя практика свидетельствует о том, что до сих пор в правоприменении не возникало сомнений, в каких именно случаях (в отношении каких изобретений) в формуле изобретений допускается отсылка к «внешнему»² источнику информации, в котором раскрыт признак, обозначенный в формуле изобретения.
       ² Так условно назовем источник информации – отсылку о признаках изобретения, приведенный в формуле изобретения.
       Судя по статье авторов, они рассматривают проблему в отношении форм раскрытия признаков в формуле конкретных, так называемых биологических, изобретений, предусматривающих отсылку к источнику информации в виде базы данных, но, возможно, сами того не желая, распространяют свои предложения на любые изобретения, что не оправдано.
       Одна из мотиваций, которую приводят авторы статьи, – опасение того, что когда «заявитель приводит только регистрационный номер последовательности в базе данных GenBank или UniProt2, вместо того чтобы указать в материалах заявки последовательности гена или белка» , то не исключена потеря соответствующей записи в частной базе данных или ее изменение, и охрана самого изобретения прекратится автоматически.
       Относительно автоматического прекращения охраны изобретения в этом случае я бы так не утверждал, и это отдельная тема для обсуждения. Однако даже если руководствоваться такой логикой авторов статьи, то и потеря данных в государственной базе ничем не лучше. Вероятно, нужно использовать базы данных, которые принимаются патентным ведомством в качестве релевантных и, может быть, нужно использовать отсылки одновременно к нескольким базам данных, как это показано далее на примере австралийского патентного документа. Невероятно, чтобы одновременно могли исчезнуть или быть искажены все информационные базы, используемые патентными ведомствами в целях патентных процедур.
       Уместно напомнить иностранный опыт использования товарных знаков в формуле изобретения. Так, согласно правилу 4.8. Руководства по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве, часть С: «Использование товарных знаков и подобных выражений в формулах не позволяется, поскольку нет гарантии, что продукт или признак, на который сделана ссылка, не изменится в течение срока действия патента, сохраняя то же название. Разрешается использовать их только исключительно в тех случаях, когда их использование неизбежно, и они общепризнаны, как имеющие точное значение (см. также II, 4.17 и 4.18)» .
       На практике и в Российской Федерации формулы изобретений могут включать ссылки на признаки-вещества, маркированные конкретными товарными знаками, например, патент № 2559776, публикация от 10 августа 2015 г., выданный на фармацевтическую композицию, в формуле изобретения которого упомянуты используемые вещества – коллоидный кремний (аэросил, Syloid®), алюмометосиликат магния (Neusilin®, Fuji, Япония). Как видим, разрешается использовать их только исключительно в случаях, когда их использование неизбежно, и они общепризнаны, как имеющие точное значение. Нет общих запретов типа «нельзя, потому что нельзя» .
       Авторы статьи, во избежание возможных проблем, рекомендуют заявителям включать в материалы заявки все признаки в явном виде. Однако сами указывают, что существуют изобретения, касающиеся, например, исследований какого-либо локуса хромосомы или модификации генома микроорганизма, которые в описании изобретения могут занимать до сотен и даже тысяч страниц текста заявки. Но именно для того, чтобы не доводить содержание непосредственно поданной заявки до абсурдного объема, мировое патентное сообщество пришло к пониманию возможности принципиального использования в формулах изобретений отсылок к определенным внешним источникам информации – базам данных.
       Из содержания обсуждаемого абзаца – раскрытие признака в формуле изобретения не может быть заменено отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт, – подпункта 5 п. 53 Требований следует, что реализация данного правила обусловлена соблюдением двух обязательных условий:
       признак в формуле изобретения не раскрыт;
       признак раскрыт в источнике информации (отсылке), указанном в формуле.
       Очевидно, что на ситуации с иными условиями, не отвечающими вышепоименованным, данное правило не может автоматически распространяться. К таким ситуациям относится, например, ситуация, когда признак в формуле изобретения раскрыт в части одних своих характеристик, а в отношении других его характеристик дается отсылка к источнику информации, где они раскрыты, или дается отсылка к источнику, в котором раскрыт способ получения продукта, обладающего указанными характеристиками, или раскрыт метод исследования, обеспечивающий получение указанных в формуле параметров.
       Авторы статьи указывают, что патентные законодательства ЕПВ и ЕАПВ используют другие законодательные нормы для решения проблемы использования отсылок к базам данных в формуле изобретения. Однако в нормативных актах ЕПВ и ЕАПВ ни в явном, ни в ином виде нет запрета на использование в формуле изобретения отсылок к источнику информации.
       Требование подпункта (3) правила 24 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – инструкция) о включении в пункт формулы технических признаков изобретения, которые «должны быть выражены таким образом, чтобы была возможна их идентификация» , на которые ссылаются авторы статьи, не исключает в целях идентификации этих признаков привлечения именно того источника информации, который непосредственно указан в формуле изобретения. Нет нормы, запрещающей характеризовать технический признак непосредственно в формуле изобретения или путем отсылки непосредственно в формуле изобретения к конкретному источнику информации, в котором именно этот признак раскрыт.
       В соответствии с подпунктом (4) правила 24 инструкции ссылки на описание изобретения, а также чертежи, графики и иные вспомогательные материалы могут содержаться в формуле изобретения, если это необходимо для понимания существа изобретения. Там же сказано, что «в частности, если для характеристики изобретения используются последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, то в формуле изобретения допускается отсылка к их номеру в перечне последовательностей в виде «SEQ ID N0:» или на соответствующий графический материал» . Тем самым показана та особая ситуация, когда допускается использовать в формуле отсылку к конкретному (пронумерованному) источнику информации.
       При этом авторы отмечают, что в законодательстве Австралии предусмотрено правило, согласно которому: «Если в формуле содержится ссылка на материал, содержащийся в другой заявке (австралийской или иной) или в другом документе, который может быть изменен с течением времени (например, запись в GenBank или на веб-странице), формула признается неясной, за исключением случаев, когда содержание такой отсылки раскрыто в материалах заявки» .
       Действительно, такое правило существует, но оно прямо оговаривает условие о том, что оно распространяется на ситуации, когда «документ может быть изменен с течением времени» . И на его основании в законодательстве Австралии не выводится некое иное, обобщенное правило о том, что «в случае замены раскрытия признака в пункте формулы отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт, такой пункт формулы признается неясным» .
       Тем самым, нужно еще доказать, что конкретный источник информации, на который дана отсылка в формуле изобретения, может быть изменен, да так, что эти изменения нельзя будет отследить по другим источникам. Но, строго говоря, в прерогативу патентного ведомства не входят сомнения в том, что какой-то источник информации может «испариться», тем более, когда он признается ведомством релевантным. Потому в той же Австралии и, вероятно, не только в ней одной, допускается одновременное указание в формуле изобретения сведений о признаках изобретения в нескольких базах данных, что практически даже гипотетически исключает вероятность одновременного изменения данных во всех независимых базах или их одновременное разрушение.
       AU2013200258 (A1) – 2013-02-07
       A polypeptide composition according to claim 1, wherein the polypeptides are selected independently from SEQ ID 1-6, 20, 28, 30-32 and 35, or sub-sequences from these sequences, the sub-sequences having 7 amino acids or more, or from polypeptide sequences having 85% homology or more with one of these sequences and contained in one or more of the following databases: GenBank, Protein Data Bank (PDB), SwissProt, Protein Information Resource (PIR), Protein Research Foundation (PRF), or CDS translations of these.
       Авторы статьи отмечают: «К сожалению, в нашей стране, несмотря на действие подпункта 5 п. 53 Требований, иностранные заявители неохотно соглашаются устранять его нарушение, поскольку запрет использования отсылок на источники информации в формуле изобретения явным образом не прописан ни в договоре РСТ, ни в инструкции к нему» .
       Действительно, иностранные заявители неохотно соглашаются на якобы имеющие место нарушения подпункта 5 п. 53 Требований, так как не понимают, почему экспертиза начинает вдруг предъявлять указанные завышенные требования к ситуациям, которые прямо не отвечают тем условиям, которые оговорены в данном правиле Требований. Это же не новое правило, с которым экспертиза только начала работать.
       Оно существовало еще в подпункте (5) п. 3.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82: «Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт» . Потому нет ничего неожиданного в том, что иностранным заявителям, да и российским тоже это не нравится.
       Не нравится предложенное авторами статьи уточнение правила еще потому, что в нем, хотели они того или нет, подводится основание уже не под нарушение правила ведомственного документа, а действия заявителя подводятся под нарушение нормы закона, а именно: подпункта 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, согласно которой заявка должна содержать «формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании» .
       Обратим внимание на п. 2.3 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, часть третья, в котором указано: «Содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем» .
       Тем самым ясность формулы изобретения может определяться не только непосредственным ее содержанием, но и сведениями, содержащимися в уровне техники, к которым относятся общедоступные источники информации, имеющие непосредственное отношение к заявленному изобретению.
       Поэтому, по моему представлению, подпункт 5 п. 53 Требований лучше изложить с иной направленностью, не запрещающей в любых ситуациях делать отсылки в формуле изобретения к источникам информации, а показывающей условия, при несоблюдении которых не допускаются такие отсылки.
       Проект уточненного правила может выглядеть следующим образом:
       «В случае замены раскрытия признака в пункте формулы изобретения отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт, такой пункт формулы изобретения признается неясным, если источник информации не является общедоступным и раскрытие признака в нем осуществлено не общепринятыми в данной области терминами» .
       Я не предлагаю открыть шлюз и начать повально в формуле изобретения не раскрывать признаки непосредственно, а давать отсылку к ним через источник информации, приводимый в той же формуле изобретения. Замена раскрытия признака в формуле изобретения отсылкой к источнику информации должна быть обоснована, как это имеет место, например, в отношении биологических изобретений, формула изобретения которых «необъятна» в письменном изложении.

Список литературы

1. Гаврилова Е.Б., Бабакова Т.С., Горетова И.В. Замена раскрытия признака в формуле изобретения отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 7.